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【201522102】商业秘密“无需付出一定代价而容易获得”的司法判断
文/唐震
【裁判要旨】
商业秘密“无需付出一定代价而容易获得”是司法解释列举的属于公众知悉信息的第六种情形，具有兜底性质，弥补了立法不周延的缺陷，但也存在着自由裁量空间较大的问题。司法人员应当把握该情形的法律内涵和商业秘密保护的价值取向，通过听取和审查专家意见掌握基本技术常识，并站在所属领域相关人员的立场，综合具体案情，做出相对客观的判断。
□案号 一审：（2012）浦刑（知）初字第42号 二审：（2013）沪一中刑（知）终字第10号
【案情】
公诉机关：上海市浦东新区人民检察院。
上诉人：吴广。
被害单位：辉瑞公司（PfizerInc.）。
被害单位：上海药明康德新药开发有限公司（以下简称上海药明康德公司）。
上海药明康德公司与辉瑞公司签订协议，约定由上海药明康德公司根据辉瑞公司的订单提供合成化学服务，上海药明康德公司对相应信息负有保密义务。协议履行中，由辉瑞公司下达订单并提供部分结构式的合成路径建议，上海药明康德公司以该合成路径建议为基础或自行设计的合成路径进行具体的合成实验，最终向辉瑞公司交付实验报告和相应化合物。
实验报告内容包括订单信息、是否可以合成目标化合物、合成的具体方法和过程等，报告上印有“confiden-tial”（保密）字样。
被告人吴广自2008年3月18日起在上海药明康德公司工作，岗位为辉瑞项目组合成研究员。根据协议约定，其在受雇期间和以后，对公司的研究资料及公司从第三方处获得的保密或专有信息负有保密义务。上海药明康德公司的实验室设有门禁系统；员工只能使用自己的账号和密码登录工作用电脑；电脑的使用设置一系列禁止性规定，包括：若非特殊需要不为电脑配备光驱和软驱，不开通USB接口；未经机主本人允许，不得擅自使用、移动或拆装他人计算机；员工不得将公司数据带出公司；严禁连接公司网络，下载公司内部资源信息等。
2010年9月、10月间，被告人吴广数次采用秘密拆换电脑硬盘转存数据信息的方式，窃取上海药明康德公司其他研究人员电脑中的相关研究资料，其中包括辉瑞公司和上海药明康德公司作为商业秘密保护的89个化合物结构式及合成过程信息。2010年10月16日晚，吴广在以上述方式窃取其他研究资料时被保安当场抓获。10月20日，吴广办理离职手续，并书面确认离职后不向任何人透露其知悉的公司或其客户的任何商业秘密。
2011年3月2日和11日，吴广为展示其公司的研发能力，吸引潜在客户，将其窃取并编辑整理的化合物结构式，以尚未成立的上海艾娜科生物医药科技有限公司（以下简称艾娜科公司）的名义，在化工领域国际通用的SciFinder和ACDFIND数据库及艾娜科公司的网站上公开披露。
经上海科学技术情报研究所检索，艾娜科公司在SciFinder和ACD-FIND两个数据库发布的89个化合物结构式，均系首次公开披露。另外，在28号、29号和75号结构式的首次披露日前，辉瑞公司对该3个结构式享有专利优先权。
经上海市科技咨询服务中心（以下简称科技咨询中心）鉴定：（1）艾娜科公司在其网站及SciFinder和ACDFIND数据库中公开发布的89个结构式中，87个结构式与辉瑞公司GCSW系统中相应的结构式相同，56号结构式与辉瑞公司的结构式不同，61号结构式与辉瑞公司GCSW系统中61号结构式的反应物结构式相同。其中，30号、62号、74号化合物结构式属于互变异构体，披露了一种结构形式意味着披露了另一种结构形式，具有同一性；（2）辉瑞公司GCSW系统中的涉案化合物结构式在被艾娜科公司公开之前，均属于不为公众所知悉的技术信息；（3）上海药明康德公司研发的89个化合物具有很高药用或其它生物化学方面的潜在价值和应用前景，具有实用性，能为权利人带来经济利益。该中心还出具专家咨询意见：自2011年3月艾娜科公司公开披露化合物结构式，至2011年11月（案发时间为2011年12月）已超过6个月时间，相应信息已丧失新颖性，直接导致涉案结构式等相关信息丧失了获得专利保护的权利。
2012年7月，上海公信中南会计师事务所有限公司（以下简称公信中南公司）出具司法鉴定意见书，认定在被吴广公开的89个结构式中，80个结构式涉及的研发费用共计268.6万余元；4号、12号、21号、40号、41号、54号、55号、56号、69号等9个结构式因上海药明康德公司未能提供研发费用资料，未予计入。
公诉机关指控称，被告人吴广窃取化合物结构式及相应合成信息，其披露结构式的行为导致结构式不能申请专利，使得被害单位的研发工作失去意义。因此，包括结构式设计和合成费在内的全部研发费用都是被害单位的损失，其中可以查明的合成费已达268.6万余元。被告人吴广以盗窃方法获取权利人的商业秘密并非法披露，造成特别严重后果，其行为构成侵犯商业秘密罪，应予刑事处罚。
被告人对起诉书指控其实施的行为无异议，主要辩护意见为：
1.涉案化合物结构式属于研发成果，但不构成法律意义上的商业秘密。理由是：（1）非公知性依据不足。检索报告显示，涉案89个化合物结构式中有21个存在近似结构式，其中15个还存在同分异构体，鉴定专家没有就涉案化合物结构式与其他同分异构体和近似结构式之间是否“无需付出一定代价而容易获得”作出判断；（2）根据检索报告，28号、29号、75号化合物结构式已在辉瑞公司在先申请的专利说明书中予以公开，但鉴定意见仍认为该些化合物结构式具有非公知性，内容相互矛盾；（3）价值性、实用性认定有误。单纯的结构式本身不携带化学活性或生物活性信息，也不携带是否可以合成、如何合成、如何使用等实用信息，不具有价值性、实用性。
2.公诉机关指控本案损失达到268余万元有误。理由是：（1）涉案化合物中有72个化合物的合成路径（包括温度、压力、时间等全部具体的制备信息）系由辉瑞公司提供给上海药明康德公司。这是辉瑞公司为降低合成成本，外包给上海药明康德公司在中国合成化合物，属于加工承揽法律关系，辉瑞公司所支付的加工承揽费用不应作为验证结构式的研发费用。（2）涉案化合物中有部分化合物结构式的实验已经完成，因用途需要进行低成本的重复合成，目的是优化合成路径、研究化合物的具体用途。被告人仅披露结构式，未涉及化合物合成路径及具体用途的信息，故重复合成的费用不能计入被告人犯罪行为所造成的损失。（3）辉瑞公司投入的268万余元研发成本获得了化合物优化合成路径、获得中间体实物、研究化合物用途信息等收益，远远超过验证结构式的费用，这些收益并未因吴广披露结构式而损失殆尽。（4）已经申请专利的28号、29号、75号化合物和不具有同一性的61号结构式的合成费应当在损失中予以扣除。
【审判】
上海市浦东新区人民法院经审理查明，除56号外，被告人披露了88个与辉瑞公司相应化合物相同的结构式。针对涉案化合物结构式是否构成商业秘密的问题，法院认为，经专业检索，涉案88个结构式在被告人披露前属于不为公众所知悉的技术信息，具有非公知性；结构式研发中包含了专业技术人员的创造性劳动，结构式可合成化合物或供下一步研究之用，合成失败也能帮助拓宽研究思路，能为权利人带来竞争优势，具有实用性和价值性，故结构式及其合成信息构成商业秘密。针对犯罪行为造成损失的问题，法院认为，经过比对辉瑞公司订单和上海药明康德公司提交的实验报告可知，上海药明康德并非仅仅根据辉瑞公司的指示进行合成，而是在对合成路径和步骤进行具体的设计和研发后再进行合成实验，其合成涉案化合物的行为并非简单的加工承揽行为，其中凝结了两家公司共同的研发投入，相应合成费用属于研发费而非加工费。在结构式的合成实验中，可能经历多次的合成失败过程，也不可避免地要重复合成以供各类试验所需，故合成失败及重复合成所涉及的费用也属于研发费用。虽然被告人仅披露了结构式，他人根据结构式无法直接知道化合物的合成方法和用途，但被告人的披露行为导致这些结构式必定得不到发明专利的保护，辉瑞公司为此投入的研发费用必然遭受损失。被告人的行为导致结构式被公众知悉，给权利人造成的损失可根据相应研发成本来计算。研发过程包括结构式的设计、合成验证、重复合成等阶段，辉瑞公司为此支出的费用均属结构式的研发成本。本案查实的合成费属于后两个阶段的研发成本，可认定为被告人行为给权利人造成的损失，但其中计算的61号结构式合成费并非辉瑞公司61号结构式的合成费，28号、29号和75号结构式存在专利优先权，故相应合成费应从中扣除，扣除后共计260万余元。综上，被告人窃取了辉瑞公司构成商业秘密的结构式及合成信息，并公开披露结构式，造成特别严重后果，其行为构成侵权。鉴于被告人到案后如实供述自己的罪行，依法可从轻处罚。据此，以侵犯商业秘密罪判处被告人吴广有期徒刑3年6个月，并处罚金10万元。
一审判决后，被告人吴广不服，向上海市第一中级人民法院提起上诉。上诉理由为涉案化合物结构式非公知性依据不足，且不具有实用性，不构成商业秘密；吴广获取结构式合成路径信息但没有造成权利人损失，其行为不构成侵犯商业秘密罪。
在二审庭审中，上海一中院组织控辩双方就同分异构体和近似结构式在专利文献中被公开，相关领域一般技术人员是否容易获得涉案结构式的问题进行质证。上诉人及辩方聘请的专家意见是：“有的容易联想到，尽管有区别，但区别不大，构成实质性相似”“有的比较难，因为差别较大，一般人不会产生联想”；控方鉴定专家意见是：“涉案15个结构式同分异构体被披露，不容易联想到涉案结构式”“要根据化合物本身结构的复杂程度，如果只有一个取代基就很容易想到”“近似结构式只是核心骨架相同，一般技术人员不容易联想到”；二审检察机关的意见是：“对技术问题尊重专家意见。但容易联想到涉案结构式或不容易联想到涉案结构式是一个主观判断的概念，在客观性上先天不足”。
上海一中院认为，根据控辩双方的意见，同分异构体或近似结构式被披露是否意味着涉案结构式无需付出一定的代价而容易获取，需要根据结构式本身的复杂程度区别判断，并与技术人员本身专业水平相关，不能一概而论。涉案结构式的同分异构体和近似结构式在专利文献中被公开，并不意味着相关领域一般技术人员无需付出一定代价即容易获得涉案结构式。另外，辉瑞公司相关专利说明书公开28号、29号、75号化合物结构式的时间晚于上诉人吴广披露上述结构式的时间，故在上诉人吴广披露之前，上述化合物结构式仍具有非公知性。结构式本身不携带合成路径、方法及使用的信息，但结构式不同，对应化合物的生物活性也不同。相关技术人员可以从结构式的变化中获得启示，有助于化合物的研发活动。
同时，根据《专利审查指南2010》“4.化学发明的权利要求”之规定，化合物权利要求应当用化合物的名称或者化合物的结构式或分子式来表征，而权利要求是通过技术特征来限定的，因此，分子式或结构式反映了化合物的技术特征，具有实用性。
而上诉人所称的单独的分子结构式不能申请专利在《专利审查指南2010》中并无此规定。此外，结构式可以在药品研发市场中作为交易对象以及上诉人吴广为吸引潜在客户而违背承诺披露涉案结构式均说明结构式本身的价值性。因此，上诉人吴广及其辩护人否定涉案技术信息构成商业秘密的意见不予支持。关于损失部分的评判意见与一审法院相同。2014年7月24日，上海一中院裁定驳回上诉，维持原判。
【评析】
根据刑法第二百一十九条的规定，盗窃、披露、使用商业秘密，给权利人造成重大损失的，构成侵犯商业秘密罪。由于商业秘密与商标权、专利权等获得行政在先确认的知识产权不同，是需要通过司法确认才能予以保护的一种知识产权，故在本案审理过程中，一、二审法院围绕结构式是否构成商业秘密进行了重点审查，其中难点是21个涉案结构式是否“无需付出一定的代价而容易获得”。
一、对商业秘密“无需付出一定的代价而容易获得”的理解
本案中，被告人辩称有21个涉案结构式非公知性依据不足。首先，结构式的同分异构体及近似结构式已在公开的专利文献中披露；其次，所属领域的技术人员获悉结构式的同分异构体及近似结构式后，通过一定的联想就能获得涉案的结构式。对此，正如二审程序中检察官所言，是否能够容易地联想到涉案结构式是一个主观判断的问题，难以像“该信息已经在公开出版物或其他媒体上公开”“该信息已通过公开的报告会、展览会等方式公开”等其他情形一样具有客观性。因此，有必要加强对该项情形法律内涵的理解，提高商业秘密非公知性判断的准确性。
（一）第六种情形是对公知情形的兜底性规定
非公知性是商业秘密的基础要件。根据最高人民法院《关于审理反不正当竞争民事案件应用法律若干问题的解释》（以下简称《解释》）第9条的规定，非公知性是指有关信息不为其所属领域的相关人员普遍知悉和容易获得。由于不为普遍知悉和不为容易获得均属于不确定性的法律概念，为了增强实践判断的准确性，最高法院在总结审判经验和借鉴国外经验的基础上，在《解释》中采用反面排除的方法列举了属于公众知悉信息的六种情形，即只要符合其中一种情形，就会破坏商业秘密的非公知性。
具体包括：（一）该信息为其所属技术或者经济领域的人的一般常识或者行业惯例；（二）该信息仅涉及产品的尺寸、结构、材料、部件的简单组合等内容，进入市场后相关公众通过观察产品即可直接获得；（三）该信息已经在公开出版物或者其他媒体上公开披露；（四）该信息已通过公开的报告会、展览等方式公开；（五）该信息从其他公开渠道可以获得；（六）该信息无需付出一定的代价而容易获得。根据文义解释的方法，第六种情形其实能够包含且不限于第一至五项情形。诸如信息为行业惯例、通过观察产品可以获得、信息已经公开等情形都能说明信息无需付出一定代价即可获得，而技术人员通过大脑联想、简单演算等方式获得信息则与前五项情形不尽一致，却能纳入第六种情形的文义之中，因此，第六种情形是对商业秘密公知情形的兜底性规定。
（二）强调信息不容易获得在于反衬信息形成的难度
作为一种立法技术，设置兜底条款可以弥补列举式立法不周延性的缺陷，同时也给法官行使自由裁量权提供了空间。因此，有必要根据规范的目的和功能，进行正确的价值选择和利益衡量，使其在个案中的含义具体化，确保同类案件在法律适用上的统一性，防止法官自由裁量权的滥用。①第六种情形是对公知情形的兜底性规定，实质上是从反面强调构成商业秘密的信息获得要有一定的难度。“如果相关人员不需要创造性劳动，仅仅通过一定的联想就能获得的信息，就是容易获得的信息。”②需要指出的是，获得该信息有一定的难度是指该信息形成的过程相对困难，而非该信息形成之后他人获得该信息的难度。因为后者由商业秘密的保密性要件予以规范，假设权利人的信息形成之后他人很容易获得该信息，则意味着权利人保密手段缺失或者形同虚设，将同样导致该信息无法作为商业秘密保护。而信息形成过程困难则意味着权利人为形成信息投入了一定的代价，内含人类的劳动成本，因而具有了值得法律保护的价值。美国法院实践已经表明，商业秘密必须是不易于取得的信息，易于取得的信息不允许独占使用。本要件的目的是保护商业秘密所有人为获得商业秘密所花费的时间、经费和努力，而不在于关注商业秘密取得的难易性。③
（三）侵权行为的性质可以凸显信息获得的难易程度
对于涉及技术问题的商业秘密案件，司法机关通常委托专门机构以技术查新检索的方式来确认商业秘密的非公知性。但是，“商业秘密的‘非公知性’具有相对性，允许权利人在采取保密措施的情况下让有必要知道商业秘密的人员知悉，而不是除权利人以外的任何人都不能知道”；①而且，商业秘密不具有排他性，允许两个或两个以上的主体同时拥有同一商业秘密，因此，商业秘密非公知性的要求与专利新颖性的要求不能相提并论（当然，如果一项商业秘密信息能够经受专利新颖性标准审查的话，其非公知性应当毫无疑问）。正如美国《侵权法重述》所指出，商业秘密保护不是保密或鼓励开发秘密装置或工艺的政策，而仅是反对违反承诺和以受谴责的方式获取他人的商业秘密。
对这种有限的保护，要求专利那样的新颖性和创造性是不合适的。②实践中，司法人员可以将侵权行为的性质作为判断商业秘密信息获取难易程度的重要依据。理论上，行为人通过侵权行为获取信息的性质越恶劣，越说明信息通过正当的渠道难以获得。
对此，有学者强调，秘密性（非公知性）是一个变量，在一定范围内，与侵权行为的恶劣程度是反变关系。③二、对涉案结构式是否容易获得的判断由于信息是否构成商业秘密需要经过司法确认，故司法人员才是确认商业秘密的主体。专家意见可以增强司法人员判断技术问题的准确性，但专家不能代替司法人员作出判断。而且，根据《解释》第9条的规定，司法人员必须站在有关信息所属领域相关人员的立场上作出判断，而不能以专家的视角对有关信息能否容易获得作出判断。因为所属领域专家的技术水平与相关人员的水平并不相同，专家能够联想到相关信息，并不代表着相关人员也能够联想到。因此，司法人员应当参考专家意见，站在相关人员的立场，综合案件具体情况，独立地做出判断。
本案技术问题属于药物研发领域，相关人员以药物研发人员为主。
根据控辩双方的确认，在药物研发领域，研发人员阅看和分析专利文献是基本功，据此可以推断涉案结构式的同分异构体和近似结构式被相关人员普遍知悉，但相关人员能否据此联想到涉案结构式，则需要考虑以下因素：
一是涉案结构式形成的难易程度。化合物结构式需要借助专门仪器，经过特定步骤才能测定。本案中，辉瑞公司专门委托上海药明康德公司提供化学合成服务（包括结构式的设计和验证），上海药明康德公司为此专门成立了辉瑞项目组，两家公司均投入了相当数量的人、财、物等劳动资源，可见获得涉案结构式并非易事。如果可以通过专利文献联想到涉案结构式的话，很难解释作为全球最大的生物制药公司辉瑞公司还要专门委托中国企业研发的行为。
二是涉案结构式同分异构体的特点。涉案结构式的同分异构体并非像互变异构体一样，仅仅是一一对应的存在，1个涉案结构式至少有3个以上甚至多达8、9个同分异构体存在。在如此之多的同分异构体中，要精准地联想到涉案结构式显然具有极大的偶然性。对此，辉瑞公司技术人员出庭陈述，在涉案结构式及其同分异构体都已知悉的情况下，技术人员会获得路径启示，可能相对容易地通过同分异构体联想到涉案结构式，但在只知同分异构体而不知涉案结构式的情况下，要通过联想获得该结构式则是相当盲目的。
三是非法获取行为的性质。被告人吴广深夜进入其他同事的试验室，采用秘密拆换电脑硬盘的方式从他人电脑上转存数据信息，该行为与入室盗窃无异，性质恶劣且本身风险很大，反衬出上述信息的重要价值和获取的困难程度。如果像其所言，可以通过联想获取上述信息，则其甘冒风险进行盗窃又有何必要？据此判断，结构式并不能通过专利文献中已经公开的同分结构体联想到。由于近似结构式相对于同分异构体而言，不仅结构式不同，而且分子式也不同。根据举重以明轻的法律解释规则，既然结构式通过同分异构体不能被联想到，通过近似结构式更不会被联想到。
综上所述，二审法院认同一审法院的裁判观点，确认涉案结构式具有非公知性，应当作为商业秘密予以保护。
（作者单位：华东政法大学）
①孔祥俊：《行政行为可诉性、原告资格与司法审查》，人民法院出版社2005年版，第615页。
②沈德咏主编：《知识产权司法解释理解与适用》，法律出版社2009年版，第317页。
③孔祥俊：《商业秘密保护法原理》，中国法制出版社1999年版，第101页。
①沈德咏主编：《知识产权司法解释理解与适用》，法律出版社2009年版，第317页。
②唐海滨主编：《美国是如何保护商业秘密的》，法律出版社1999年版，第35页。
③张玉瑞：《商业秘密法学》，中国法制出版社1999年版，第144页。
*本文系中国博士后科学基金资助项目“商业秘密侵权诉讼损害赔偿认定的实证考察与规则建构”（编号：2014M561446）的阶段性成果。
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