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【202114037】侵犯商业秘密和专利权案难点如何厘清
文/袁林；郑旭；李光林；樊鹏飞
作者单位：西南政法大学重庆理工大学重庆市知识产权刑事保护研究中心重庆市人民检察院重庆市渝北区人民检察院
专题分类：知识产权
期刊栏目：疑案精解
编者按：保护知识产权就是保护创新。检察机关在惩治侵犯知识产权犯罪时，如何做到打击与保护并重？如何避免出现“案子办了，厂子垮了”的现象？本刊特遴选重庆市渝北区检察院办理的一起侵犯商业秘密不起诉案件，邀请专家学者与实务界人士就相关问题进行研讨，敬请关注。
主持人：庄永廉（《人民检察》副主编、编辑部主任）
点评专家：袁林（西南政法大学教授、博士生导师）
特邀嘉宾：郑旭（重庆理工大学副教授、重庆市知识产权刑事保护研究中心研究员）
李光林（重庆市人民检察院检察一部副主任）
樊鹏飞（重庆市渝北区人民检察院检察官）
文稿统筹：刘梦洁（《人民检察》编辑）
案情简介
重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“博腾公司”）于2005年7月7日注册成立，经营范围为原料药生产、创新药品的技术开发及服务、医药中间体、精细化学品的生产、销售等。重庆安格龙翔制药有限公司（以下简称“安格公司”）的经营范围为生产、销售原料药及医药中间体等。2013年以来，安格公司作为博腾公司的外协单位，先后为博腾公司加工生产过十余种医药中间体产品。
2008年至2010年，博腾公司投入巨资，组织专家团队耗费两年时间研发出代号为“MT11”产品（制备瑞舒伐他汀钙的重要中间体）的生产工艺。为保护该技术成果，博腾公司向国家知识产权局申请了PCT专利保护，同时对工艺路线中的部分技术诀窍以商业秘密的形式予以保护。根据该公司公开披露的专利显示，生产MT11产品共分为八个生产步骤，完成第一步到第五步，得到生产MT11的主要原料MM11，继续完成第六步到第八步，最终得到MT11产品。博腾公司作为商业秘密保护的10个秘密点全部包含在第六步到第八步的生产工艺里。
2015年9月，博腾公司与安格公司签订了《MT11项目合作保密协议》，协议约定安格公司不得使用博腾公司的商业秘密为除博腾公司以外的其他第三方生产该产品；未经博腾公司书面同意，安格公司不得超出协议的用途、时间和范围为任何其他地方复制、保存、披露、邮寄、使用或允许第三人使用博腾公司商业秘密。在双方签订保密协议的基础上，博腾公司将MT11的生产操作规程全部传授给了安格公司，并两次委托安格公司以订单方式生产MT11产品共计11吨。
2016年9月，安格公司为获取高额利润，指使向某某、丁某某组织生产与MT11同种类的产品，并将该产品命名为GL101。2016年9月至2018年3月间，安格公司以订单方式多批次生产GL101产品，并销售给浙江杭州某有限公司。截至案发，安格公司共计销售GL101产品32.935吨，销售金额4560万余元。2018年4月，公安机关从安格公司厂区及北京空港航空地面服务有限公司国际货站内查获GL101产品共计6.3吨。经审计，2016年9月至2018年3月间，安格公司销售GL101给博腾公司造成的损失金额为2456万余元。
2017年7月30日，经某司法鉴定中心鉴定，博腾公司MT11的生产技术所示的第1～10点技术信息不为公众所知悉。2019年10月23日，经该司法鉴定中心对博腾公司和安格公司的工艺流程进行比对，结果为5个相同，3个实质相同。2018年8月26日，向某某、丁某某被公安机关抓获归案。2020年5月18日，博腾公司与安格公司在重庆市渝北区检察院主持下达成和解，安格公司向博腾公司赔礼道歉，先行赔付博腾公司1600万元，并承诺将涉案扣押的6.3吨货物无偿交付给博腾公司。渝北区检察院对安格公司、向某某、丁某某作出不起诉决定。
分歧意见
关于商业秘密的认定，第一种意见认为，商业秘密是指不为公众所知悉，能为权利人带来经济利益，具有实用性并经权利人采取保密措施的技术信息和经营信息。不为公众所知悉，不仅需要具备新颖性，还需要具有创造性。博腾公司MT11部分生产工艺秘密点是本行业公知常识和常规操作手段，不具有新颖性或者创造性，因此不属于商业秘密。第二种意见认为，根据法律规定，商业秘密要求具有秘密性、实用性、保密性三个特征，并未提及创造性这一要素。
关于采取PCT专利保护和商业秘密双重保护模式是否合规的认定，第一种意见认为，商业秘密是通过信息的保密来实现对经营者竞争优势的维护，而专利则是通过信息的公示和排他性保护来实现对经营者竞争优势的维护，二者之间是一种相互排斥的关系。第二种意见认为，专利和商业秘密二者之间能否共存，判断的实质标准在于该生产工艺是否同时符合专利和商业秘密保护的构成要件。同时符合的，可以采取双重保护。
问题一：关于商业秘密的认定与保护
主持人：该案中，为保护MT11生产工艺，博腾公司已申请专利保护，并对其中技术诀窍以商业秘密的方式予以保护，上述技术诀窍可否认定为商业秘密，如何界定商业秘密？专利保护与商业秘密保护可否兼容，二者的优缺点有哪些？
郑旭：2019年修改后的反不正当竞争法对商业秘密的定义作了修改，即“本法所称的商业秘密，是指不为公众所知悉、具有商业价值并经权利人采取相应保密措施的技术信息、经营信息等商业信息。”刑法侵犯商业秘密罪中商业秘密的内涵与外延与此一致。根据该案查明的事实、证据，博腾公司投入人力、资金研发出MT11产品生产工艺，并对该工艺中的部分技术诀窍进行保密管理，且经鉴定，相关技术信息不为公众所知悉。所以，MT11产品生产工艺中的部分技术诀窍符合商业秘密的构成条件，应当认定为商业秘密。
商业秘密保护和专利制度都是保护技术成果的重要措施。专利保护是通过公示的方式来保护技术成果，商业秘密保护是采取保密的手段保护技术信息。从保护效果上看，二者各有优劣利弊。其一，从权利属性上看，专利权属于独占权，具有排他性，通常情况下未经专利权人许可，他人不能使用专利，否则构成侵权；而商业秘密是相对权，不具有完全排他性，一旦商业秘密泄露，他人可以使用。其二，从保护地域范围上看，专利权仅在授予专利所在国管辖的范围内有效，受该国法律保护，在其他国家没有约束力；而商业秘密保护没有地域限制，在国内国外都具有有效性。其三，从保护期限看，专利具有法定保护期限，期限届满，任何人都可以无偿使用；而对于商业秘密，只要权利人采取保密措施，商业秘密未被泄露，就可以无限期地得到法律保护。权利人可以根据实际情况，自主选择将技术成果申请专利还是通过商业秘密的方式加以保护。该案中，博腾公司为保护MT11产品生产工艺，既向国家知识产权局申请PCT专利，又对工艺路线中的部分技术诀窍以商业秘密的形式予以保护，符合法律规定，二者并行不悖，并不矛盾。
李光林：关于商业秘密保护和专利保护的联系和区别，首先，从二者联系的角度来看，在知识产权产生的过程中，很多智力成果往往都呈现出萌芽、创意、成为商业秘密、申请专利的转化过程。某种程度上可以说，商业秘密就是未来的专利，专利就是过去的商业秘密。其次，从二者区别的角度来看，两种权利的属性泾渭分明。权利产生方式上，商业秘密一经产生即获得，专利权需经申请获得，且一般需具备新颖性、创造性和实用性的要求；权利主体上，专利权权利主体是唯一的，而商业秘密可能存在多个权利主体；权利运行方式上，商业秘密以不公开的保密为要件，而专利是以公开换垄断；权利客体范围上，商业秘密分为技术信息和经营信息，而专利权的客体是发明、实用新型和外观设计，均属于技术信息的范畴。
关于商业秘密保护和专利保护能否兼容，如果是针对同一对象，由于商业秘密和专利权在运行方式等方面的本质区别，二者之间是排斥的。但针对组合事项中可拆分的不同对象部分，对不同的对象采取不同的保护方法则是可以的。该案中，博腾公司对符合专利条件且更容易被掌握的部分申请专利，对秘密性更强的工艺小窍门以商业秘密进行保护，通过组合搭配形成了最优的权利保护方案。
樊鹏飞：根据反不正当竞争法第九条关于商业秘密定义的规定，商业秘密有三个构成要件：第一，秘密性，它是商业秘密的核心特征，也是认定商业秘密的难点。“不为公众所知悉”是对秘密性的法律表述和对商业秘密内容的基本要求。第二，商业价值性，是指一项技术信息或者经营信息具有可确定的应用性，能够为权利人带来现实或潜在的经济利益或者竞争优势。第三，保密性，是指权利人采取了一定的保密措施（如对保密信息明确标识、建立保密制度和签订保密协议），从而使一般人不能从公开渠道直接获取，强调权利人所主张的商业秘密未进入“公有领域”，不属于“公知信息”或“公知技术”，侧重强调权利人的保密行为，而非保密结果。
通常来讲，商业秘密既能保护尚未公开的经营信息（如产品的生产成本、销售计划、客户名单），也能保护保密的技术信息（如产品的生产工艺、技术诀窍）。专利主要保护在申请时不为公众所知悉并且具有一定创造难度的技术方案，获得权利的成本和门槛均较高，但属于绝对权，也就是通常所说的以公开换垄断，维权相对更容易。可见，商业秘密保护客体的范围相较于专利更为宽泛。具体到某项技术创新成果，是申请专利保护还是进行商业秘密保护，或是采取两种方式组合保护，这涉及到保护策略的选择。对于一项技术方案而言，商业秘密和专利的双重保护同时发挥了二者的优势，起到一种双保险的作用。
问题二：关于商业秘密权利人损失数额的认定
主持人：该案中，安格公司在实施侵权行为时，同时侵犯了博腾公司MT11产品已经公开的专利权信息和未公开的商业秘密信息，其中专利权信息占生产工艺路线的绝大部分，商业秘密信息占极少数。此种情形下，如何计算行为人侵犯商业秘密造成的损失数额？
郑旭：该案中，安格公司违反约定和保密要求，使用MT11生产工艺自行生产产品，销售获利。根据2020年最高人民法院、最高人民检察院《关于办理侵犯知识产权刑事案件具体应用法律若干问题的解释（三）》第五条规定，应当根据权利人博腾公司因被侵权造成销售利润的损失确定损失数额。但该案的特殊性在于，博腾公司对MT11产品生产工艺部分申请专利保护，部分通过商业秘密的形式加以保护，而安格公司使用的是整个MT11产品生产工艺。此种情况下如何计算损失数额成为难题。对此，个人认为，MT11产品生产工艺是一个整体，缺少专利保护或商业秘密保护中的任何一部分，都无法生产出符合标准的MT11产品，二者缺一不可。所以，在计算损失数额时，不宜区分哪些是侵犯专利权造成的，哪些是侵犯商业秘密造成的，应当整体计算。另外，由于没有相关证据证明博腾公司因被侵权造成销售量减少的总数、每吨产品的合理利润，因此该案只能根据安格公司侵权产品销售量乘以每吨侵权产品的合理利润确定博腾公司的损失数额。
李光林：商业秘密和专利权都是财产权，当仅评价民事责任时，不管是侵犯商业秘密还是侵犯专利权，都是对财产权的侵犯，并不需要作出明确区分。但在评价刑事责任时，由于侵犯商业秘密的数额部分涉及侵犯商业秘密罪的认定，而侵犯专利权的部分仅涉及民事侵权（刑法对专利权的保护仅涉及假冒专利的行为），故对侵犯不同权利所造成的损失数额进行区分尤为重要。但是商业秘密和专利组合型保护的案件中，要将侵犯商业秘密所造成的损失单独拆分出来十分困难，实践中可以根据商业秘密对于产品利润提升的贡献比例等进行综合判断，在总的损失数额中合理确定因侵犯商业秘密部分造成的损失数额。
樊鹏飞：司法实务中，对于侵犯商业秘密造成损失的计算方法主要包括四种：权利人的实际损失、侵权人的销售获利、商业秘密的市场价值、商业秘密的许可使用费。《关于办理侵犯知识产权刑事案件具体应用法律若干问题的解释（三）》第五条明确了以商业秘密的合理许可使用费和以权利人因被侵权造成销售利润的损失两种方法来认定损失数额。诚然，销售利润减少是权利人直接发生的损失，计算也相对简单便捷。但问题在于，权利人的利润还可能受宏观政策、市场环境、竞争对手等多种因素影响而变化，即侵权人侵犯商业秘密的行为与权利人销售利润减少这一损害结果的因果关系不是唯一对应的。又如，侵权人非法使用时间较短的，权利人的利润可能还未减少或利润上升幅度减少，此时该方法就难以反映权利人的全部损失。可见，以权利人的实际销售利润损失来认定损失数额存在一定争议。
就该案而言，有观点认为，使用博腾公司公开的专利就可以生产出MT11，但纯度只有96%，无法满足产品质量要求，如果再使用窃取的商业秘密，则纯度可以超过99%，据此，商业秘密的使用使纯度提升了3%。因此，涉案公司给权利人造成的损失即2456万×3%=73.68万。笔者不认同这种认定方法，以商业秘密的使用使纯度提升比例作为基数，显然人为割裂了专利和商业秘密在生产工艺中密不可分的关系，事实上，没有商业秘密的3%，侵权产品MT11将毫无价值可言。
刑法修正案（十一）对刑法第二百一十九条侵犯商业秘密罪进行了修改，将犯罪构成要件中的“造成重大损失”修改为“情节严重”，从设定数额犯到以情节犯论，立法的转变避免了人为切割两种不同知识产权占比权重的做法。对此，对于像该案涉及的双重保护模式情形，可从民事侵权和刑事犯罪同时造成的损失数额中确定达到刑事入罪的数额标准，认定为“情节严重”，以解决双重保护所带来的困境。
问题三：关于侵权证据的获取
主持人：司法实践中，侵犯商业秘密案件专业性、技术性、隐秘性较强，从作案到案发一般经历较长时间，且相关证据一般由侵权行为人掌握。此外，一些权利人因顾及提供太多细节性证据有扩大泄密范围的风险，因此不愿提供有效证据线索。那么，如何破解调查取证和线索获取难这一困境，同时防止商业秘密二次泄密？
郑旭：侦查机关应根据侵犯商业秘密刑事案件的特点，因案施策、因人施策，制定完善的侦查取证策略，同时在侦查过程中加强商业秘密保护，破解取证困境。具体而言：其一，针对权利人的报案，侦查人员首先应围绕权利人所主张的商业秘密是否为技术信息或者经营信息、是否为公众所知悉、是否具有商业价值、权利人是否采取了管理措施及侵权人的具体侵权行为、后果等进行分析，并要求权利人提交相关证据材料。其二，进行外围调查取证。权利人提供初步线索和证据材料后，侦查人员应收集侵权产品，对涉案客户进行调查，收集客户与侵权人的聊天记录、产品购销协议、资金往来等客观证据。其三，及时对侵权方采取调查措施。如有充分证据证明侵犯商业秘密事实存在，应及时对有关人员采取强制措施，收集、固定电子数据等证据。其四，切实采取保密措施，防止商业秘密二次泄露。侦查机关应当组织诉讼参与人签署保密承诺书，并告知泄密责任，以打消权利人的思想顾虑，促使权利人积极配合调查。
李光林：侵权证据的获取是当前商业秘密保护的难点。从检察机关的角度出发，关键是打造一支让权利人放心、拥有专业化水平的办案团队，形成保护合力。首先，从办案团队的角度分析，专业的案件需要专业的团队办理。如，2018年以来，重庆市检察机关组建了知识产权刑事保护专业团队，承办重大、疑难、复杂的知识产权案件。其次，从办案合力的角度分析，检察机关通过深入联动权利人参与案件调查、提前介入引导侦查，有利于准确、及时地根据案件的不同特点形成个性化的调查方案，确保取证有的放矢。同时，为防止商业秘密二次泄密，可从侵权资料是否清理不及时、材料流转过程中是否存在泄密风险、诉讼过程中知悉人员范围是否较大等泄密风险点入手，在调查过程中启动二次泄密风险预防和应对方案，最大限度降低泄密风险。
樊鹏飞：办理侵犯商业秘密案件，检察机关应主动提前介入，引导侦查机关紧扣犯罪证明关键要件，注重搜集电子数据，如硬盘数据、移动存储介质数据、电子邮件往来、手机短信和微信照片、聊天记录等；收集明确商业秘密的具体内容和固定载体，如图纸、配方、实验记录、操作日志、协议合同、记账凭证、送货清单等，进而为同一性比对鉴定提供准确稳定的检材依据。同时，为防止商业秘密二次泄密，可采取必要的保密措施，如组织诉讼参与人签署保密承诺书等，打消被害人的顾虑。
问题四：关于该案的定性
主持人：该案中，行为人的行为是否构成侵犯商业秘密罪，如何定性？
郑旭：行为人的行为构成侵犯商业秘密罪，具体理由如下：其一，博腾公司研发的MT11产品生产工艺中的部分技术信息不为公众所知悉、具有商业价值、博腾公司采取了保密管理措施，该技术信息符合商业秘密的构成条件，应当认定为商业秘密。其二，安格公司为获取高额利润，违反与商业秘密权利人博腾公司签订的保密协议，使用博腾公司的商业秘密生产产品，并加以销售，属于侵犯商业秘密的行为。其三，安格公司侵犯商业秘密的行为，给博腾公司造成经济损失高达2456万余元，远远超过侵犯商业秘密罪的入罪标准。
李光林：行为人构成侵犯商业秘密罪，该案涉及到如何在零口供案件中判断行为人实施了侵犯商业秘密的行为。首先，从商业秘密的判断而言，有观点认为，MT11产品部分生产工艺秘密点是本行业公知常识和常规操作手段，不具有新颖性或者创造性。但是经审查该部分生产工艺秘密点的研发记录，可以看到其研发过程是一个不断实践、方案不断优化的过程，并非常识性知识。且基于商业秘密和专利的属性区别可以发现，新颖性、创造性系专利权的性质而非商业秘密的特性。其次，侵犯商业秘密案件认定难的关键在于如何在零口供案件中通过间接证据认定犯罪事实。对此，可参考2012年最高法、最高检《关于办理内幕交易、泄露内幕信息刑事案件具体应用法律若干问题的解释》中关于“非法获取证券、期货交易内幕信息的人员”的判断方法，通过“接触商业秘密+侵权产品与权利人产品商业秘密相同+推定的异常行为点+排除合理怀疑”的思路进行组证，进而对零口供案件进行认定。
樊鹏飞：该案中，虽然行为人到案后一度否认犯罪事实，但根据已查明的证据，行为人在受委托加工期间实质上已经接触到被害人的商业秘密，在为被害人代加工生产十余吨产品后，开始自行组织生产侵权产品，生产工人的证言能够证实侵权产品的生产工艺流程与受委托期间的生产操作规程基本一致。虽然行为人提出抗辩称是其自行研发的结果，但根据其提供的研发记录反映，行为人的研发记录均是环环相扣，未出现研发失败再摸索的试错纠错过程，这不符合一般科学研发规律。同时，通过同一性比对鉴定，侵权产品和权利人产品的化学式结构一致，属于实质相似，结合“接触+实质相似+推定+排除合理怀疑”的认定规则，能够证实行为人的行为构成侵犯商业秘密罪。
问题五：关于不起诉制度的适用
主持人：该案中，检察机关综合考量多方面因素作出相对不起诉决定。请您结合该案谈一谈，司法实践中应如何具体把握相对不起诉“犯罪情节轻微”“不需要判处刑罚或者免除刑罚”的认定标准？您认为还可以从哪些方面完善不起诉制度？
郑旭：犯罪情节轻微是就犯罪行为本身而言的，是指行为人的行为构成犯罪，但情节轻微，如行为人主观恶性不大，危害后果不严重，社会危害性不大等；不需要判处刑罚或者免除刑罚，是检察机关综合行为人的犯罪事实、情节、认罪悔罪态度、赔偿损失等整体情况所作出的判断。司法实践中，检察人员需秉持公平正义理念，依据法律政策规定，结合具体案情，整体考虑犯罪情节，综合认定能否适用相对不起诉。就该案而言，从犯罪行为和危害后果上看，行为人侵犯商业秘密的行为较难认定为犯罪情节轻微，但在国家加强民营企业保护的背景下，检察机关从大局出发，在为商业秘密权利人挽回经济损失，促成双方和解的情况下，作出不起诉决定，既体现了“修复性”司法理念，又避免了“办理一个案子、垮掉一个厂子”，实现了良好的司法效果。
李光林：对于相对不起诉适用标准的把握，应走出三个误区：其一，认为仅适用于部分法定刑在三年有期徒刑以下的轻罪案件；其二，认为必须具备法定的从轻、减轻处罚情节；其三，唯犯罪数额论。事实上，对于相对不起诉认定标准的把握，既需进行法律形式要件判断，不能对犯罪情节恶劣、需要判处刑罚的案件作出不起诉决定，更要融入时代背景，在政治效果、法律效果、社会效果有机统一的指导思想下进行法律实质要件判断。在不违背法律形式要件的基础上，从是否有利于最大限度地保护权利人利益、教育引导侵权人迷途知返、促进民营经济整体健康发展等层面思考，切忌一诉了之、一判了之。随着认罪认罚从宽制度的全面推开及改革试点的开展，灵活运用不起诉裁量权是当前的检察热点。建议最高检出台具体的司法解释、发布指导性案例，对犯罪情节轻微、不需要判处刑罚或者免除刑罚的标准进行界定，促进各级检察机关敢于运用相对不起诉制度服务经济社会高质量发展。
樊鹏飞：最高检于2021年3月启动了第二期改革试点工作，目的在于对民营企业负责人涉经营类犯罪，依法不捕不诉、能不判实刑的提出适用缓刑的量刑建议。这一改革试点工作促进了不起诉制度的完善，笔者认为，检察官在办理涉企犯罪案件时，可通过设立一定的考察期限，要求涉罪企业承诺进行合规建设并接受考察，在考察期内根据合规计划，完善企业治理结构，健全管理规章制度，规范生产经营方式。在考察期结束后检察机关综合其合规建设情况、犯罪情节等再决定是否起诉。
问题六：如何全面构建商业秘密保护体系
主持人：检察机关应如何发挥检察职能，构建商业秘密保护体系，保护知识产权，护航民营经济健康发展？
郑旭：检察机关作为国家法律监督机关，可从以下三个方面发挥检察职能，为商业秘密和民营经济发展保驾护航：一是充分发挥公诉职能，依法打击侵犯商业秘密犯罪；二是严格贯彻宽严相济刑事政策，秉持“修复性”司法理念，合理适用相对不起诉制度，既维护权利人合法权益，又保障相关企业的生存发展；三是延伸检察职能，加强法治宣传教育，形成保护商业秘密、护航民营经济发展的良好社会氛围。
李光林：应通过检察履职构建商业秘密保护体系：发展的基本路径是贯彻落实《“十四五”时期检察工作发展规划》，探索整合知识产权刑事、民事、行政检察职能，知识产权案件跨区域集中管辖，制定侵犯知识产权刑事案件证据审查指引，建立知识产权检察理论研究基地等；发展的工作重点是将打击犯罪和服务保护做深做实，结合检察机关刑事诉讼主导责任、认罪认罚从宽制度、改革等推动知识产权保护工作提档升级；发展的工作亮点是打造品牌化团队、办理一批典型性案件、出台一系列引领性规定，从而确保知识产权保护工作蹄疾步稳，为民营经济健康发展保驾护航。
樊鹏飞：检察机关应坚持积极履职、担当作为，坚持协作配合、形成合力，切实提高保护商业秘密的整体效能。一是综合运用法律、经济、征信等多种手段加大商业秘密保护力度。对于构成犯罪的，在适用自由刑的基础上，依法从严适用财产刑。二是积极参与社会综合治理。对在案件办理过程中发现的保护风险，如行业性或普遍性泄密问题，通过制发检察建议等形式，引导企业完善规范、填补漏洞，建立防范机制。三是加强与知识产权行政执法部门的配合协作。完善两法衔接网络信息共享平台，实时监督涉商业秘密类案件信息；建立联席会议机制，就商业秘密前沿性问题充分交流；积极联合行政执法部门开展普法宣传。四是加强案例指导工作。五是加大对检察人员的培训力度。有针对性地开展教育培训，加大检察人员跨学科跨专业的知识储备，特别是应利用公检法三家同堂培训方式，消除分歧，统一认识，形成侦诉审一体化综合保护商业秘密新机制。
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